“新百伦”商标侵权纠纷案

——周乐伦诉广州市盛世长运商贸连锁有限公司、新百伦贸易（中国）有限公司侵害商标权纠纷案

【判决要点】

相关公众对商品的来源产生误认和混淆的判断，不仅包括实际误认及混淆的可能性，也包括相关公众误认为后商标使用人的产品来源于在先注册的商标专用权人及相关公众误认为在先注册的商标专用权人的产品来源于在后商标使用人。本案中，被告新百伦公司通过一系列的宣传促销活动，使“新百伦”具有较强的显著性，形成一定的市场占有率。根据原告所出示的证据，在主流网络销售平台，“新百伦”商标被链接和指向的信息和产品多数与被告新百伦公司有关，容易导致相关公众的混淆，侵犯“新百伦”商标权人的合法权利。

原告：周乐伦

被告：新百伦贸易（中国）有限公司

来源：广州市中级人民法院（2013）穗中法知民初字第547号民事判决书

【案情简介】

原告周乐伦诉称：其是第865609号“百伦”注册商标和第4100879号“新百伦”注册商标的所有人，核定使用上商品为第25类：服装；鞋；帽；袜。原告先后将“百伦”商标授权给广州百伦鞋业有限公司、广州市星珈服饰有限公司（简称星珈公司）使用。该商标经过使用人多年的经营使用和广泛宣传，已成为消费者所熟知的、具有较高知名度的知名商标。使用“百伦”商标的鞋类商品在全国多家大城市的高档百货商城均开设了“百伦”品牌专柜，亦在“天猫”网站开设了“百伦旗舰店”。

2004年6月4日向国家商标局提出注册申请“新百伦”商标，范围为第25类“鞋（脚上的穿着物）、靴、拖鞋、T恤衫、服装、皮衣、袜、领带、皮带（服饰用）、运动衫”商品。在原告的“新百伦”商标初步审定公告期间，新平衡运动鞋公司（美国）（NEW BALANCEATHLETIC SHOE, INC. 以下简称新平衡公司）于2007年12月对原告的“新百伦”商标向国家商标局提出商标异议申请，认为原告的“新百伦”商标抄袭、模仿新平衡公司的“NEW BALANCE”商标并与“NEW BALANCE”构成近似，要求驳回原告的商标申请。2011年7月，国家商标局做出（2011）商标异字第25006号《“新百伦”商标异议裁定书》，裁定新平衡公司的异议理由不成立，“新百伦”商标予以核准注册。原告在申请“新百伦”商标注册过程中，已将该商标授权给星珈公司使用，星珈公司对“新百伦”商标进行了大力宣传推广并实际使用在鞋类等产品上。

2012年3月，原告发现被告新百伦公司未经原告许可，宣传和销售其鞋类等产品时长期、大量地使用原告的“新百伦”商标，认为被告新百伦公司的侵权行为严重损害了原告的商标权益，造成了恶劣的影响，且被告侵权具有明显的故意和恶意，因此诉至法院请求法院判令两被告停止侵权、消除影响；判令被告盛世公司赔偿原告经济损失人民币30万元，被告新百伦公司赔偿原告经济损失9800万元；两被告连带赔偿原告为制止侵权所支付的合理开支670990元，并由两被告共同承担本案的诉讼费用。

【判决观察】

法院认为：原告现在本案中主张被告新百伦公司使用“新百伦”标识侵犯其“百伦”及“新百伦”注册商标专用权，而被告新百伦公司主张其对“新百伦”的使用是基于善意在先使用，且其将“新百伦”用作“NEW BALANCE”商标的中文翻译、产品的中文名称、品牌所有人名称的中文翻译属于合理使用，并以此为由主张其未侵犯原告注册商标权，被告盛世公司则提出合法来源抗辩，主张其销售的被诉商品及派发的宣传手册均属依合同合法取得。根据双方当事人的诉辩意见及查明事实，本案的争议焦点如下：

（一）原告是否合法享有“百伦”、“新百伦”的商标权。

法院认为现有证据证实，“百伦”、“新百伦”注册商标至今合法有效，原告依法享有两商标的专用权，应受到法律保护。从权利人、注册时间和核准使用类别等因素来看，原告申请“新百伦”注册商标具有合理性和正当性。在原告“新百伦”商标的初审公告时，被告新百伦公司的关联公司新平衡公司曾提出异议，后该异议被国家工商行政管理局商标局驳回，故被告新百伦公司主张原告注册“新百伦”商标属恶意抢注的意见缺乏事实依据。

（二）被告新百伦公司使用“新百伦”字样的行为是否属于商标性使用行为。

现有证据显示，被告新百伦公司使用其“百伦”及“新百伦”商标的方式为：1、在其“天猫”专卖店及“京东商城”专卖店上销售商品时，商品图片下方的文字介绍中使用“新百伦”字样；2、被告新百伦公司的专卖店销售鞋类产品时，在销售小票中均使用“新百伦”字样；3、在被告新百伦公司的官方网站、新浪微博、宣传手册及视频广告中宣传商品时使用了“新百伦”字样。

法院认为，根据《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定，商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。本案中，被告新百伦公司将“新百伦”用于标识和介绍其在网络销售的涉案产品、将“新百伦”用于其专卖店的售货票据及将“新百伦”用于其产品宣传等行为均属于将“新百伦”字样用于识别商品来源的行为，因此应认定为商标性使用。

（三）被告新百伦公司使用“新百伦”的行为是否侵犯原告“百伦”、“新百伦”注册商标权。

法院认为综合分析本案证据，应认定被告新百伦公司侵犯原告“百伦”及“新百伦”注册商标权，具体分析如下：1、被告新百伦公司将“新百伦”用于标识和介绍其在网络销售的涉案产品、将“新百伦”用于其专卖店的售货票据及将“新百伦”用于其产品宣传等行为，均属商标性使用；2、双方产品相似。第865609号“百伦”注册商标及第4100879号“新百伦”商标的核准使用范围包括“鞋（脚上穿着物）”，且原告的注册商标亦已被使用在鞋类产品上，而被告新百伦公司亦将“新百伦”用于其运动鞋产品，两者属于类似产品；3、原告“百伦”及“新百伦”商标在文字上均无通用含义，属臆造性词组，被告新百伦公司使用的“新百伦”标识与原告的百伦注册商标相似，更与原告的“新百伦”注册商标相同；4、被告新百伦公司的使用行为导致混淆。相关公众对商品的来源产生误认和混淆的判断，不仅包括实际误认及混淆的可能性，也包括相关公众误认为后商标使用人的产品来源于在先注册的商标专用权人及相关公众误认为在先注册的商标专用权人的产品来源于在后商标使用人。本案中，被告新百伦公司通过一系列的宣传促销活动，使“新百伦”具有较强的显著性，形成一定的市场占有率。根据原告所出示的证据，在主流网络销售平台，“新百伦”商标被链接和指向的信息和产品多数与被告新百伦公司有关，容易导致相关公众的混淆。5、“新百伦”并非“NEW BALANCE”的音译或意译。“NEW BALANCE”意译应为中文“新平衡”，被告新百伦公司亦在本案中称其关联公司“New BalanceAthletic Shoe, Inc.”为“新平衡运动鞋公司”，其也称产品之前名称为“纽巴伦”，故“新百伦”也非“NEW BALANCE”的唯一音译。因此，应认定被告新百伦公司使用“新百伦”标识的行为存在主观恶意。综上，被告新百伦公司未经注册商标权人原告的同意使用“新百伦”标识的行为构成对原告“百伦”、“新百伦”注册商标的侵权。

（四）被告新百伦公司的法律责任。

鉴于被告新百伦公司未经涉案“百伦”、“新百伦”注册商标权人原告的许可，在销售过程中使用“新百伦”来标识、介绍和宣传其产品的行为，已构成对原告享有注册商标权专用权的“百伦”及“新百伦”注册商标的侵犯，其应对此承担相应的法律责任，原告要求被告新百伦公司停止侵犯其“百伦”及“新百伦”注册商标专用权的行为及向其赔偿损失的主张合理，法院对此予以支持。

至于赔偿数额的问题。依据商标法第五十六条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。本案中，原告明确其以被告新百伦公司的获利来确定赔偿数额，根据新百伦公司财务数据及利润数据的情况来看，被告新百伦公司在原告所主张的侵权期间的获利共约1.958亿，综合考虑本案中被告新百伦公司所销售的产品本身没有使用“新百伦”标识，其仅是在销售过程中使用“新百伦”来介绍和宣传其产品，故被告新百伦公司属于销售行为侵权，法院酌情确定被告新百伦公司向原告赔偿的数额应占其获利总额的二分之一，即9800万元（含合理支出），超出部分不予支持。具体考虑因素分析如下：1、被告新百伦公司作为一家近三年年均营业额均达数亿元的大型企业，对其在经营中所使用的商标标识负有审慎使用的义务，其应善意地主动避免使用与他人的注册商标相同或相近似的标识，以避免相关公众的混淆、误认和市场无序，但其在“百伦”商标已于1996年获准注册的情况下，仍选择使用与“百伦”商标这一臆造词相似度极高的“新百伦”来标识及宣传其产品，其应对此承担相应的责任；2、被告新百伦公司在其关联公司新平衡公司对“新百伦”商标提出的异议被国家工商行政管理局商标局裁定不成立的情况下，应知原告对“新百伦”字样而非规范地使用其企业名称，从而导致相关公众混淆的可能性，故应认定被告新百伦公司对“新百伦”字样的使用行为有悖于诚信，且不利于经济市场的健康有序地发展；3、现有证据不足以认定被告新百伦公司使用“新百伦”而非仅用其已获得授权使用的“NEW BALANCE”商标来标识和宣传其产品这一行为的善意和必然性，“新百伦”既非“NEW BALANCE”的中文意译“新平衡”，也非“NEW BALANCE”的中文音译，被告新百伦公司也称产品曾被称为“纽巴伦”；4、被告新百伦公司使用“新百伦”标识与原告的“百伦”注册商标相似度高，更与原告的“新百伦”注册商标的三个中文字完全相同，两者被同时使用，极易导致相关公众的混淆；5、被告新百伦公司标识、介绍及宣传其产品时，对商标标识的使用方式通常为将“新百伦”和“NEW BALANCE”并列使用或直接使用“新百伦”字样。可见，新百伦公司在其产品上使用的是“NEW BALANCE”等英文标识，但中文“新百伦”对其产品进入大陆普通消费者市场发挥了重要的作用，故其赔偿责任应与此相当；6、现有证据显示，被告新百伦公司的销售渠道多、销售范围广；7、被告新百伦公司产品宣传模式多样、影响大；8、被告新百伦公司的侵权获利明显超出商标法规定赔偿额度。从被告新百伦公司2011年度《审计报告》、2012年度《审计报告》及其出具的《利润表》可知，被告新百伦公司自2011年-2013年11月期间的净利润达约1.858亿元；9、原告的涉案维权合理支出数额较大，包括逾5万元的公证费用、已付律师费达8万元及购买公证物品的费用等。

关于原告所主张的消除影响的问题，如前所述，被告新百伦公司使用“新百伦”标识给原告“百伦”商标造成的不良影响无疑是显而易见的，也是难以估量的，故原告诉请被告新百伦公司消除影响，具有必要性和合理性。至于消除影响的方式，考虑到本案所涉商标侵权侵害的是财产权益，而赔礼道歉属于人身利益或商誉受损的救济方式，原告未能在本案中举证证实其因涉案商标侵权纠纷而遭受人身利益或商誉的损失，故原告要求被告新百伦公司以赔礼道歉的方式承担消除影响的侵权责任缺乏依据，法院对此不予支持。综合考虑被告新百伦公司的侵权方式和情节，法院确定被告新百伦公司承担消除影响责任的方式为在其开设的“新百伦（中国）官方网站”首页及其在“天猫商城”开设的“New Balance旗舰店”、“newbalance童鞋旗舰店”的首页刊登声明，刊登的字体不得小于网页首页正文字体，内容须经法院审定。

（五）被告盛世公司的被诉行为是否侵犯原告对“百伦”及“新百伦”注册商标专用权及其法律责任。

原告主张被告盛世公司使用其商标标识的方式为：在其出具的货物核销单上标识货物名称为“新百伦鞋”，在专卖店销售鞋类产品时派发的《产品手册》及《RUNNING BOOK 2013》宣传册上有“新百伦”标识，在天猫网站开设专营店的品牌介绍中使用“New Balance/新百伦”字样，及产品介绍中使用“新百伦 / NewBalance”字样。

法院认为，盛世公司以上行为的目的均属于区分并让消费者识别其所出售产品的来源，属于商标性使用行为，构成对原告“百伦”及“新百伦”注册商标的侵权。但因本案中被告盛世公司其销售的被诉商品及派发的宣传手册均属依合同合法取得，且原告未能举证证明盛世公司知道或应当知道其销售的产品为侵权产品，因此，盛世公司仅承担停止侵权的责任，无需承担赔偿责任。