【案情】

争议商标为第4632895号“天工图形”商标（详见附图），由伍锡熊于2005年4月29日提出注册申请，于2009年5月7日被核准注册，核定使用在第7类“穿孔机、风力发电设备、制灯泡机械”等商品上。

引证商标为第1803223号“天工图形”商标（详见附图），由聊城山风工具有限公司（简称山风公司）于2001年3月19日提出注册申请，于2002年7月7日被核准注册，核定使用在第7类“采矿钻机、钻机、矿井作业机械、矿井用穿孔器”等商品上。2007年，引证商标的注册人经核准变更为聊城天工工具有限公司（简称天工工具公司）。2010年2月20日，经核准，商标注册人变更为山东天工岩土工程设备有限公司（简称天工公司）。引证商标专用期限至2022年7月6日。

2013年12月23日，天工公司向商标评审委员会对争议商标提出撤销注册申请。其主要理由为：一、争议商标是对引证商标、第5952250号“天工图形”商标、第7537271号“天工图形”商标的复制、摹仿，争议商标的注册违反2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第九条、第二十八条的规定；二、争议商标的注册和使用，违反诚实信用原则，侵犯了天工公司的在先权利。

在商标无效行政程序中，天工公司提交了以下主要证据：1.天工公司获得的荣誉证书复印件；2.争议商标和引证商标的详细信息复印件；3.著作权登记证书及企业法人营业执照复印件。其中，著作权登记证书系国家版权局于2011年5月3日颁发，载明如下内容：申请者天工公司经天工工具公司转让，取得了美术作品《天工图案标志系列作品》（共10幅）在全球范围内的著作权，转让期限自：2011年2月1日起至2030年1月31日止。该证书后附有“天工图形”图案，该图案与引证商标图案相同（详见附图）。

2015年1月28日，商标评审委员会作出商评字[2015]第13429号《关于第4632895号“天工图形”无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定）。商标评审委员会认为：一、第5952250号“天工图形”商标、第7537271号“天工图形”商标的申请日期晚于争议商标的申请注册日期，不构成争议商标申请注册的在先权利障碍。争议商标核定使用的穿孔机等商品与引证商标核定使用的采矿钻机等商品在功能用途、销售渠道等方面不同，不属于类似商品，未构成使用在类似商品上的近似商标。二、“天工图形”设计具有独创性，且具有一定的审美意义，可以认定为作品。著作权登记证书可以证明天工公司对该作品享有版权，佐证证据为在先核准的“天工图形”商标，可以认定天工公司的“天工图形”作品已创作完成且公开发表，争议商标与天工公司的美术作品天工图形非常相似，且已构成实质性相似，加之，在案证据可以表明天工公司具有一定知名度，伍锡熊具有接触该作品的可能性。伍锡熊未经天工公司许可，以与天工公司享有著作权的作品极为接近的标识进行注册，侵犯了天工公司的著作权，构成损害他人现有的在先权利的行为。三、争议商标的注册不属于以不正当手段抢先注册申请人在先使用并有一定影响商标的情形。基于以上理由，商标评审委员会依照2001年商标法第三十一条、2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第四十五条第一款、第二款和第四十六条之规定，裁定：争议商标予以无效宣告。

伍锡熊不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

一审诉讼过程中，天工公司补充提交了以下证据：一、山风公司第一分厂、天工工具公司和天工公司的工商企业档案信息查询件。该证据显示：山风公司第一分厂成立于2001年6月21日，于2002年1月28日注销，负责人是刘玉海；天工工具公司成立于2006年4月11日，于2012年7月16 日注销，法定代表人是刘玉海；天工公司成立于2009年1月16日，法定代表人刘学锦。二、加盖有聊城市新区派出所户口专用章以及天工公司印章的证明以及常住人口登记卡、户口卡复印件。由上述证据可以看出刘玉海与刘学锦系父子关系。三、著作权转让协议书。该协议由天工工具公司作为甲方（转让方）和天工公司作为乙方（受让方）于2010年2月1日签订，双方约定：甲方将其享有著作权的天工图案标志全部著作权利转让给乙方；甲方向乙方转让全部范围内的全部著作权，转让期限为自合同签订之日起至2030年1月30日。

二审诉讼中，天工公司表示山风公司与天工工具公司系同一家公司，二者只是名称变更关系。商标评审委员会和伍锡熊对此均不予认可。天工公司未就此进一步举证。此外，天工公司还提交了三份经山东省聊城市鲁西公证处公证的证人证言，证人分别为刘玉海、张保健和李秀堂，三人均自称曾先后在山风公司、天工工具公司和天工公司担任公司领导职务，三人的证言均拟证明如下内容：三人于2001年3月初在刘玉海办公室商议“山风”、“天工”商标注册事宜。刘玉海画出商标草案图后，交由张保健设计正规图案。设计完成后，由张保健、李秀堂办理商标注册事宜。商标图案所有人、使用人为当时的山风公司，后来山风公司变更为天工工具公司，然后天工工具公司将商标转让给天工公司，商标的所有权、著作权和使用权归天工公司所有。

另查明：商标评审委员会和伍锡熊均认为争议商标核定使用的商品与引证商标核定使用的商品不构成类似商品。

【判决】

北京知识产权法院认为：本案程序问题应适用2013年商标法，实体问题应适用2001年商标法进行审理。本案争议焦点在于争议商标的注册是否损害了天工公司的在先著作权。涉案“天工图形”特征明显，整体上能够体现作者的个性，应当认定其具有独创性，构成著作权法意义上的作品。天工公司主张其从天工工具公司处受让了涉案“天工图形”作品的著作权，并对此进行了著作权登记，故其为“天工图形”作品的著作权人。由于作品登记采取自愿登记原则，而登记机关仅对相关事项进行形式审查，著作权登记证书的证明效力应结合其他证据综合判断。因天工公司主张的作品著作权系其受让所得，故对该作品著作权的认定应当考虑原始权利人。根据在案证据，涉案“天工图形”作品的最早公开发表日是其作为引证商标注册之时。商标权与著作权是两种性质截然不同权利，即使商标权与著作权承载于同一客体之上，也不能由其中一种权利的归属推断出另一种权利的归属。虽然山风公司最早将涉案“天工图形”作为商标图样进行申请注册，但不能必然推定其为“天工图形”作品的著作权人。即使假定山风公司为涉案“天工图形”作品的著作权人，商标权的转让也不必然伴随着构成作品的商标图案著作权的转让。因此，虽然天工公司与天工工具公司签订著作权转让协议，约定将“天工图形”著作权转让给天工公司，但在案证据并不能证明天工工具公司已从山风公司处受让取得了涉案作品的著作权。另外，公司法定代表人之间的直系亲属关系与公司行为之间没有必然联系。故天工公司对于其享有涉案“天工图形”作品著作权的主张缺乏事实和法律依据。在案证据不能证明天工公司对涉案作品“天工图形”享有著作权，商标评审委员会关于争议商标的注册侵犯了天工公司享有在先著作权的认定前提不成立，予以纠正。综上，被诉裁定的主要证据不足，依法应予撤销。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项之规定，判决：一、撤销商标评审委员会作出的被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。

商标评审委员会、天工公司均不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理，二审判决：驳回上诉，维持原判。

【评析】

2001年商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。” 其中，“在先权利”是指除商标权之外的其他在先合法权利，包括著作权。本案二审的争议焦点在于争议商标的注册是否违反2001年商标法第二十八条及第三十一条的规定。其中，对于著作权权属的认定具有一定典型意义，本文仅就此进行评析。

在商标授权确权案件中，对于诉争商标损害他人在先著作权的认定，应遵循著作权法的相关规定，一般应满足以下条件：当事人主张著作权的标志具有独创性，符合作品的构成要件；当事人有权就该作品主张权利；该作品完成日期在诉争商标申请日之前；诉争商标与该作品实质性相似，且诉争商标申请注册人具有接触该作品的可能性。从实践操作的角度，需要先进行权利认定，然后再作出侵权与否的判定。在权利认定上，应区分为两个步骤：一是当事人主张著作权的标志是否构成作品；二是如该标志构成作品，当事人是否有权就该作品主张权利。在当事人不是作品原始著作权人的情况下，其既应对该作品的原始著作权归属进行举证，还应对其继受取得该作品著作权权利链条的完整性承担举证责任。在特定情况下，当事人应就其属于其他可以主张权利的利害关系人承担举证责任。当事人不能尽到上述举证责任的，则应承担不利后果。

本案中，涉案“天工图形”系将“天工”二字上下排列并进行变形处理,使其上下相互配合形成一个未封闭的圆形图案。上述设计有别于通常的文字排列设计，整体上呈现出审美意义，体现了作者独立的选择和取舍，具有一定独创性。一、二审法院均据此认定该标志构成著作权法所保护的作品。

关于著作权的归属，天工公司主张其受让取得了涉案“天工图形”作品的著作权。就此，天工公司不仅应举证证明该作品的原始著作权归属，还应证明其直接或间接从原始著作权人处受让取得了该作品的著作权。但根据天工公司提交的证据，其未能尽到相应举证责任，故其关于争议商标损害其在先著作权的主张未能得到法院的支持。理由在于：

首先，天工公司未能证明涉案作品的原始著作权归属。天工公司用于证明涉案“天工图形”作品原始著作权归属的证据仅为引证商标的注册信息以及二审诉讼过程中补充提交的三份证人证言。但商标注册人的信息仅仅表明注册商标权的归属，并非著作权法意义上在作品上表明作者身份的署名行为，不能据此推定作品的著作权归属。对于证人证言，因按照证人的自述，三位证人均与天工公司存在利害关系，在无其他证据佐证的情况下，对其证言内容无法采信。故现有证据不足以证明山风公司为涉案“天工图形”作品的原始著作权人。

其次，即便山风公司系涉案“天工图形”作品的原始著作权人，天工公司的现有证据亦未形成完整的证据链条，不足以证明其从山风公司受让取得了著作权。天工公司为证明其受让取得著作权的证据主要是著作权登记证书及相应的著作权转让协议，上述证据显示著作权转让方是天工工具公司，但并无证据显示天工工具公司从山风公司处受让取得了“天工图形”作品的著作权。天工公司虽表示山风公司与天工工具公司系同一家公司，二者只是名称变更关系，但未就此提供证据予以证明。并且，从天工公司提交的山风公司第一分厂、天工工具公司的工商档案信息可以看出，天工工具公司的成立时间晚于山风公司第一分厂的注销时间，该事实与天工公司的上述主张明显相悖。

第三，天工公司的现有证据亦显示其受让取得的作品权利存在期限限制。根据天工公司提交的著作权登记证书载明的内容以及相应著作权转让协议，天工公司受让取得的作品权利仅限于2011年2月1日至2030年1月31日期间，而争议商标的申请及注册时间均早于该权利期间。即便天工公司受让取得的权利真实、有效， 其亦无权制止争议商标的申请及注册行为。

综上，天工公司的现有证据不足以证明其享有涉案作品“天工图形”的在先著作权。商标评审委员会仅依据天工公司提交的著作权登记证书和引证商标确认天工公司享有该作品的著作权，依据不足。商标评审委员会关于争议商标的注册侵犯天工公司在先著作权的认定亦不能成立。原审法院对此予以纠正是正确的。