异议复审:商评字[2012]第40110号

一审:(2013)一中知行初字第1493号

二审:(2015)高行(知)终字第752号

刘辉 刘庆辉 马军

2001年《商标法》并无“商品化权”的规定，《民法通则》也无“商品化权”的规定，但文学艺术作品、作品名称、角色名称、某种标志性的名称、姓名等确实会使上述作品或者名称的拥有者通过上述作品、姓名等取得声誉、信誉、知名度等，拥有者通过将上述的声誉、信誉、知名度等与商品或服务的结合进行商业性的使用而实现经济利益，因此，上述作品或名称通过商业化使用，能够给其拥有者带来相应的利益，可以作为“在先权利”获得保护。“商品化权”无明确规定，称为“商品化权益”并无不可。苹果公司所主张的“The BEATLES”乐队名称可以作为“商品化权益”的载体。

北京市高级人民法院

行政判决书

(2015)高行(知)终字第752号

上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。

法定代表人何训班，主任。

委托代理人孙明娟，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

委托代理人闫文丽，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

被上诉人（原审原告）苹果有限公司（Apple Corps Limited），住所地大不列颠及北爱尔兰联合王国SW3 1LJ伦敦奥温顿广场27号。

法定代表人杰弗里·沃恩·琼斯（Jeffrey Vaughan Jones），首席执行官。

委托代理人杨凯，北京市柳沈律师事务所律师。

委托代理人郑鹏，北京市柳沈律师事务所实习律师。

原审第三人连小元。

原审第三人陈冠洪。

上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）因商标异议复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2013）一中知行初字第1493号行政判决，向本院提起上诉。本院2015年2月3日受理本案后，依法组成合议庭进行了审核。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院认定：被异议商标是第4375006号“TEAM BEATLES添·甲虫及图”商标，申请人是连小元、陈冠洪。

引证商标一是第12873797号“BEATLES”商标。引证商标二是第3827483号“甲壳虫”商标。引证商标一、二的注册人是苹果公司。

中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）作出（2010）商标异字第28011号《“添·甲虫TEAM BEATLES”商标异议裁定书》（简称第28011号异议裁定），对被异议商标予以核准注册。苹果公司不服，向商标评审委员会申请复审。

商标评审委员会于2012年10月8日作出商评字[2012]第40110号《关于第4375006号“TEAM BEATLES添·甲虫”商标异议复审裁定书》（简称第4375006号异议复审裁定书），对被异议商标予以核准注册。

北京市第一中级人民法院认为，本案适用2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）进行审理。

苹果公司主张被异议商标的申请注册违反2001年《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，缺乏事实和法律依据，不予支持。

苹果公司提交的证据不足以证明引证商标一、二在中华人民共和国（简称中国）大陆地区已为相关公众所熟知并达到驰名程度，且被异议商标指定使用的商品与引证商标一、二核定使用的商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面差异非常明显，不易使相关公众产生混淆和误认，从而损害苹果公司的理由，因此，苹果公司主张被异议商标的申请注册违反2001年《商标法》第十三条第二款的规定，缺乏事实和法律依据，不予支持。

知名乐队名称作为一种拟制的称谓，与该乐队的表演者、作品、个性化表演、公众认可程度联系紧密，从而产生了清晰明确的指向，具有较强的号召力。并且这种号召力的大小与乐队及其成员的个性化言行风格、作品传播、媒体报道、粉丝数量等因素所承载的知名度强弱密切相关。知名乐队名称作为商标使用在衍生商品上，其附随的号召力能够直接吸引潜在的商业消费群体，上述潜在的商业机会和商业利益就是该乐队名称的“商品化权”，应当得到法律的保护。因此，苹果公司主张的“TEABLES”知名乐队“商品化权”虽非法定权利，但存在着实质性的权益内容，称为“商品化权益”更为贴切。

乐队名称知名度带来的商业价值和商业机会并非凭空产生，而是来源于乐队长期音乐创作的智慧投入以及广告宣传等财产投入，理应受到尊重。他人耕种，不得己收。未经权利人允许，擅自将知名乐队名称作为商标使用的行为及损害了权利人的商业机会和商业价值，也违反了诚实信用原则，应当被法律禁止。因此，知名乐队的名称所附随的“商品化权益”既有实质权益内容，又属劳动所得。如果仅因不落入现行法定权利类型就逐于法外之地不加保护，放任他人滥用，显属与立法本意相悖。

在案证据表明，“The BEATLES”乐队是在全球享有盛名的乐队，在中国大陆地区也具有极高的知名度，相关公众能够将“BEATLES”与该乐队建立唯一的、直接的联系。因此，“BEATLES”作为商标使用蕴含了商业价值，带来商业机会，已经衍生出“商品化权益”，属于应受中国法律保护的民事权益。在案证据亦表明“The BEATLES”乐队成员于1980年将Beatles“商品化权”转让给了苹果公司，苹果公司系“BEATLES”“商品化权益”的合法权利人。

被异议商标完整包含了该乐队的英文名称“BEATLES”，其指定使用的“钱包、书包、背包”等商品属于日常消费品，应当纳入商品化权益所覆盖的衍生商品范围。被异议商标还包括与乐队中文名称主要是别部分“甲壳虫”相近的“甲虫”，容易导致相关公众认为其指定使用的钱包等商品与苹果公司或甲壳虫乐队存在特定联系，从而对商品来源产生混淆和误认。

因此，被异议商标注册使用在钱包、背包等商品上挤占了苹果公司对“BEATLES”在衍生商品上享有的商业机会，稀释了其商业价值，损害了苹果公司依法享有的商品化权益。因此，被异议商标的申请注册违反了2001年《商标法》第三十一条有关“申请商标不得损害他人现有的在先权利”的规定。

商标评审委员会作出第40110号异议复审裁定的主要证据不足，应予撤销。苹果公司的诉讼请求具有相应事实和法律依据，应予支持。但鉴于在商标异议复审程序中，苹果公司提交的证据却又不足，而本案的司法裁判结果主要依据苹果公司在诉讼中提交的补充证据，故本案的诉讼费用应由苹果公司承担。

北京是第一中级人民法院依据修改前的《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目的规定，判决：（一）撤销商标评审委员会作出的第40110号异议复审裁定；（二）责令商标评审委员会针对苹果公司就被异议商标提出的异议复审请求重新作出裁定。

商标评审委员会不服一审判决，向本院提起上诉。理由是：

1、一审判决关于“The BEATLES”乐队名称具有“商品化权益”的认定缺乏事实依据。

2、法律对权利外法益的保护应具有严格的限制条件。请求撤销一审判决，维持商标评审委员会作出的第第40110号异议复审裁定；判令苹果公司承担本案的全部诉讼费用。

苹果公司、连小元、陈冠洪服从一审判决。

经审理查明，被异议商标是第4375006号“TEAM BEATLES添·甲虫及图”商标，由连小元、陈冠洪于2004年11月22日向商标局申请注册，指定使用在第18类的钱包、书包、皮革工具袋（空的）、旅行袋等商品上。

引证商标一是第1283797号“BEATLES”商标，由苹果公司于1998年1月21日向商标局申请注册，于1999年6月14日由商标局核准注册，核定使用在第9类的航海器械和仪器；计算机软件（录制好的）；计算机存储器等商品上。经续展，引证商标一的专用期限至2019年6月13日。

引证商标二是第382748号“甲壳虫”商标，由苹果公司于2003年12月3日向商标局申请注册，核定使用在第9类的航海器械和仪器；计算机软件（录制好的）；计算机存储器等商品上。该商标专用期限至2016年3月20日。

苹果公司针对被异议商标向商标局提出异议。商标局于2010年12月1日作出第28011号异议裁定，认为：苹果公司称连小元、陈冠洪申请注册被异议商标构成对其已注册驰名商标“BEATLES”的复制、摹仿证据不足；并无充分理由可以认定被异议商标的注册和使用已造成不良影响。依据2001年《商标法》第三十三条的规定，裁定被异议商标予以核准。

苹果公司不服地28011号异议裁定，向商标评审委员会申请复审。理由是：

第一，The Beatles（中文译名为披头士或者甲壳虫）是英国著名乐队的名字，其唱片机音像制品在包括中国在内的许多国家和地区畅销并享有盛誉，乐队成员授权苹果公司开发、注册“BEATLES”系列商标，其中引证商标一、二经过长期使用和广泛宣传，在相关公众中具有极高的知名度，应被认定为驰名商标。被异议商标是对引证商标的复制和摹仿，一般消费者在隔离比对并施以一般注意力的情形下，很有可能对商品的来源产生误认。

二、被异议商标包含“披头士”乐队的名字，其注册和使用侵犯了苹果公司对“BEATLES”享有的在先权利，易误导公众，并产生不良影响。

三、连小元、陈冠洪并未提供其从事商品的生产、制造、加工、拣选或者经销以及提供服务的任何证据，其并非2001年《商标法》规定的适格的商标申请或注册人。综上，请求对被异议商标的注册申请不予核准。

苹果公司向商标评审委员会提交了如下主要证据的复印件：

1、苹果公司中国注册“BEATLES”系列商标的列表及部分注册证；

2、《新英汉词典》中“BEATLES”解释页；

3、苹果公司在世界范围内注册“BEATLES”商标的列表机部分注册证；

4、美国各大报刊对“The BEATLES”乐队新选集的发行的报道、评价等；

5、相关异议裁定书。

连小元、陈冠洪在规定期限内并未答辩。

2012年10月8日，商标评审委员会做出地40110号异议复审裁定，一句2001年《商标法》第三十三条、第三十四条的规定，裁定：被异议商标予以核准注册。商标评审委员会认为：

一、被异议商标的申请是否构成对苹果公司驰名商标的复制、模仿，从而违反2001年《商标法》第十三条第二款之规定。

苹果公司提交的证据1仅为证明其“BEATLES”商标在中国的注册情况；证据3均为域外证据，未经公证认证，其真实性难以确认，即使该证据是真实的，也仅能证明其商标在域外的注册情况，不能证明在中国的实际使用情况。证据4仅能证明披头士乐队的知名度，其内容与苹果公司的“BEATLES”系列商标的实际情况并无直接关联。证据5与本案无直接关联。

故上诉证据均无法证明引证商标一、二在被异议商标申请日前已为中国相关公众所熟知并达到驰名程度。且被异议商标指定使用的钱包等商品与引证商标一、二所指定使用的航海仪器等商品的行业区别较大，不易使相关消费者产生混淆误认，进而导致苹果公司的利益受到损害。因此，被异议商标的申请注册并未违反2001年《商标法》第十三条第二款的规定。

二、被异议商标是否损害了苹果公司的现有的在先权利，从而违反了2001年《商标法》第三十一条之规定。

乐队名称并非法定权利，即使其可以作为一种法益收到法律的保护，有资格提出保护的主体亦应为乐队本身或得到其特别授权的人，而苹果公司并未提供证据证明其得到披头士乐队的授权。因此，苹果公司主张被异议商标侵犯了其对“The BEATLES”享有的在先权利，不予支持。

此外，2001年商标法第四条为总则性条款，明确指出自然人可以成为商标专用权的主体，且并未对自然人的范围进行限定；《自然人办理商标注意事项》发布于2007年，而被异议商标申请于2004年，根据“法不溯及既往”原则，该注意事项并不适用于本案。

基于上述理由，商品评审委员会作出第40110号异议复审裁定。

苹果公司不服第40110号异议复审裁定，在法定期限内向一审法院提起诉讼。

在一审诉讼程序中，苹果公司提交了如下证据：

1、经公证认证的苹果公司的首席执行官杰弗里·沃恩·琼斯的宣誓书及所附的甲壳虫乐队成员签署的权益转让声明等相关协议、苹果公司的年度申报表、音乐发行排行榜网站资料、甲壳虫乐队的光盘和录音带封面、销售记录、版税报表、相关电影、商品、新闻报道等证据。表明，甲壳虫乐队是上世纪六十年代英国一支享誉全球的乐队，在世界各地和中国大陆地区具有极高的知名度；甲壳虫乐队成员于1980年3月5日将Beatles商品化权利和无形权利，以及甲壳虫乐队作为签署人的相似性和能力具备的所有权利转让给苹果公司。

2、《南方周末》刊登的文章“连小元和他的甲壳虫俱乐部”。

3、北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字地404号行政判决书。

4、零点乐队等知名乐队和品牌的商标注册信息及相关材料。

在本院庭审过程中，苹果公司提交其在中国的国家图书馆馆藏文献中复制的用于证明甲壳虫乐队（The BEATLES）在中国享有较高知名度的报刊杂志的报道，共计22份。

另查，连小元、陈冠洪均未参加本案的异议复审程序、一审诉讼程序及二审诉讼。

以上事实，有被异议商标档案、引证商标一、二的商标档案、第28011号异议裁定、异议复审申请书、第40110号异议复审裁定书、当事人提交的相关证据及当事人陈述等证据在案佐证。

商标评审委员会、苹果公司、连小元、陈冠洪对一审法院关于被异议商标是否违反2001年《商标法》第十条第一款第八项、第十三条第二款的认定均无异议，本院经审查亦予以认定。

本院二审的焦点在于被异议商标申请注册是否属于2001年《商标法》第三十一条所规定的“损害他人现有的在先权利”的情形。

判断申请注册的商标是否损害他人现有的在先权利时，对于2001年《商标法》已有特别规定的在先权利，按照2001年《商标法》的特别规定予以保护；2001年《商标法》虽无特别规定，但根据《中华人民共和国民法通则》（简称《民法通则》）和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当按照2001年《商标法》第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定给予保护。

2001年《商标法》并无“商品化权”的规定，《民法通则》也无“商品化权”的规定，但文学艺术作品、作品名称、角色名称、某种标志性的名称、姓名等确实会使上述作品或者名称的拥有者通过上述作品、姓名等取得声誉、信誉、知名度等，拥有者通过将上述的声誉、信誉、知名度等与商品或服务的结合进行商业性的使用而实现经济利益，因此，上述作品或名称通过商业化使用，能够给其拥有者带来相应的利益，可以作为“在先权利”获得保护。“商品化权”无明确规定，称为“商品化权益”并无不可。苹果公司所主张的“The BEATLES”乐队名称可以作为“商品化权益”的载体。

根据苹果公司在一审诉讼程序中提交的证据，可以认定“The BEATLES”乐队成员于1980年将Beatles“商品化权”（权益）转让给了苹果公司，苹果公司是“BEATLES”“商品化权益”的拥有者。根据苹果公司在一审诉讼程序中提交的证据1并结合苹果公司在异议复审程序中提交的证据，可以认定“The BEATLES”乐队是在中国享有盛名的乐队，在中国大陆地区具有极高的知名度，相关公众能够将“BEATLES”与该乐队建立起唯一的、直接的联系。

根据苹果公司提交的证据，可以证明“The BEATLES”乐队在中国大陆地区的中文名称是“甲壳虫乐队”。

被异议商标完整包含了“The BEATLES”乐队的英文名称“BEATLES”。以相关公众的认知水平，被异议商标的中文部分“添·甲虫”中的甲虫和“The BEATLES”乐队中文名称中的甲壳虫乐队中的甲壳虫相近似，甚至可以理解为同一种类的昆虫。

被异议商标指定使用的商品“钱包、书包、背包”等属于日常消费品，如知名乐队等一般会在上述商品上标注其名称，作为纪念品等进行销售，因此，本案苹果公司所主张的“商品化权益”可以延及上述商品。在被异议商标与“The BEATLES”乐队名称十分近似的情况下，将被异议商标与指定使用在“钱包、书包、背包”等商品上，相关公众易误认为上述商品来源于“The BEATLES”乐队或者与“The BEATLES”乐队有特定联系，从而使苹果公司对“The BEATLES”乐队名称享有的“商品化权益”受到损害。

鉴于根据本案商标异议复审程序、一审诉讼程序中的证据可以对苹果公司是否享有“The BEATLES”乐队名称的“商品化权益”、以及被异议商标的申请注册是否损害了苹果公司在先的“The BEATLES”乐队名称的“商品化权益”作出认定，因此，本院对苹果公司在二审庭审时提交的证据不再予以评述。

此外，连小元、陈冠洪未参加商标异议复审程序、一审诉讼程序及二审诉讼程序，可见其虽为被异议商标的申请人，但对被异议商标的申请注册并不重视，怠于行使相应的权利，对此情况亦应在本案中予以考虑。

鉴于苹果公司在一审诉讼程序中提交证据导致一审法院撤销商标评审委员会作出的第40110号异议复审裁定，因此，一审法院判令苹果公司承担本案一审案件受理费并无不当。

综上，一审判决认定事实清楚，适用法律证据。依据修改前的《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项的规定，判决如下：

驳回上诉、维持原判。

一审案件受理费人民币一百元，由苹果有限公司负担（已交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长  刘  辉

审判员  刘庆辉

审判员  马  军

二〇一五年十二月十八日

书记员耿巍巍